Caducidade de marcas de indústria e comércio

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NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1952
Semestral
ISSN 0102-8413

FUNDADA EM 1904
PUBLICAÇÃO NACIONAL DE DOUTRINA, JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO

FUNDADORES
Francisco Mendes Pimentel
Estevão L. de Magalhães Pinto

Abreviaturas e siglas usadas
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SUMÁRIO REVISTA FORENSE – VOLUME 144

Capa revista forense 144

CRÔNICA

DOUTRINA

PARECERES

NOTAS E COMENTÁRIOS

BIBLIOGRAFIA

JURISPRUDÊNCIA

  • Jurisprudência Civil e Comercial
  • Jurisprudência Criminal
  • Jurisprudência do Trabalho

LEGISLAÇÃO

LEIA O ARTIGO:

Sobre o autor

Aloísio Lopes Pontes, advogado no Distrito Federal.

 

Caducidade da marca: aplicações na indústria e no comércio 

“POUILLET e com êle a generalidade dos industrialistas”, lembram ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JÚNIOR, ao versarem a questão da caducidade da marca, “aconselham tôda a circunspeção na apreciação do fato”.[1] Qual a razão da advertência? Resulta da circunstância, de constituir a caducidade “o mais grave dispositivo da lei de marcas”.[2]

A conceituação da caducidade  da marca como cominação advém do fato de, com ela – como, aliás, tôda pena, no seu mais moderno e bem informado conceito – visar-se ao bem supremo da coletividade,[3]pois, de tôda infração à lei “nasce uma ação pública que se exerce em nome da sociedade”[4] e que é “expressiva de um movimento de defesa da ordem jurídica, quer para mantê-la, quer para assegurar a sua reparação e reintegração quando tenha sido ofendida e perturbada”.[5]

De fato, em benefício desta, da ordem jurídica e da sociedade, foi criado o dispositivo; para que retorne ao mercado determinado produto cuja marca tenha sido momentâneamente obliterada e, principalmente, para que qualquer indivíduo, daquela coletividade, que demonstrar interêsse e aptidões para obter dessa marca a produtividade que o seu desidioso proprietário não soube extrair, possa fazê-lo. “Não seria razoável e justo”, ensina AFONSO CELSO, “reservar, para quem já deu prova de negligente, um símbolo que pode ser aproveitado com vantagem do público”.[6]

“É indubitável”, assinala FRANCISCO CAMPOS, “que os motivos de decadência da marca por falta de uso são de ordem pública, da mesma maneira que é de ordem pública o instituto da proteção da marca para o seu fim normal e necessário”, ou seja, para o seu uso. Se êste não se verifica, não há como conceder-lhe aquela proteção pela primordial e tão-só razão de não haver o que proteger.

A importância da proteção de marca

“A finalidade da marca”, ensina ainda o mesmo autor, invocando as lições de ALEXANDRE ELSTER e BAUMBACH, “é o seu uso no comércio. Protegendo-a, o que através da marca constitui o objeto da proteção da lei é o uso, a função econômica da marca no giro dos negócios. O que a lei protege não é a marca em si mesma, ou o valor do seu conteúdo ideológico considerado de modo abstrato ou sem referência à mercadoria que ela se destina a designar. O valor protegido pelo direito é o valor de uso da marca, a sua capacidade funcional ou a relação em que está ou se destina a estar com o produto que ela já distingue ou se propõe a distinguir. Na proteção da marca o objeto do direito não é a marca como criação ideológica, senão a exclusividade do seu uso. Marca que não se destinasse ao uso não poderia constituir objeto de proteção jurídica.

“Direito nascido da concorrência, postulado pelas contingências da competição comercial, o direito à marca é o direito ao seu uso exclusivo e êsse direito tem por domínio, limite e fundamento o único campo em que ela pode exercer função adequada e adquirir conteúdo inteligível. Por isso é que, senão tôdas, quase tôdas as legislações fulminam de decadência a marca que depois de certo prazo não entra no giro dos negócios”.7

 “El registro de la marca tiene por finalidad su ejercicio”, ensina RAMELLA.[8]

 E o que se deve entender por uso da marca?

Assim o conceituam os autores: “Deve – o uso – consistir no emprêgo, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante e não na aplicação intercalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou o capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador”.[9]

 “Para que a marca vigore, é preciso que o seu titular a empregue em produtos do seu fabrico ou do seu comércio, que êsses produtos circulem pùblicamente, não bastando, ao revés, que o proprietário negocie sua marca, formule protestos judiciais ou mesmo renove o seu registro. O uso a que alude a lei é o uso corrente, o emprêgo material, não comportando o texto legal outra interpretação”.[10]

Caducidade da marca

 Verificada a ausência dêsse uso, do uso como o conceituam os doutrinadores, ou seja, ocorrente o desuso por dois ou mais anos consecutivos, decretar-se-á a caducidade da marca. Dado, entretanto, o caráter punitivo da caducidade, exige a lei que a sua aplicação só se verifique sob especiais cautelas como o recomenda a doutrina – e ocorrentes as condições que estabelece.

Nesse sentido dispõe o art. 152 do vigente Cód. da Propriedade Industrial, em têrmos semelhantes aos das leis anteriores,[11] acentuados apenas os requisitos exigidos para a sua aplicação e reduzido, em conseqüência do acolhimento dos princípios acima enunciados, o prazo de decadência:

“Art. 152. Caducará o registro de marcas de indústria ou comércio, título, insígnias, expressão ou sinal de propaganda, se qualquer pessoa, com legítimo interêsse, provar perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial que o respectivo proprietário, ou seu representante legal, sem motivo de fôrça maior, deixou de fazer uso dos mesmos durante dois anos consecutivos, tanto no primeiro decênio de proteção, como no das sucessivas prorrogações”.

Eis, portanto, os requisitos que a lei impõe:

a) solicitação da medida por qualquer pessoa;

b) legítimo interêsse da parte do requerente da caducidade;

c) prova do desuso durante dois anos consecutivos;

d) inocorrência de motivo de fôrça maior que tenha provocado o desuso.

O legítimo interêsse na obtenção da decretação de caducidade do registro da marca em desuso normalmente se traduz no pedido de registro de marca idêntica ou semelhante àquela cujo registro impede o deferimento dêsse pedido.

“O fundamento da decadência da marca por falta de uso resulta, òbviamente, do motivo em que se funda a proteção da marca: a marca é protegida para ser usada ou pelo seu valor de uso. A decadência por falta de uso se justifica, ainda, pelo fato de que o não uso da marca significa que ao registrá-la o seu titular não visava à proteção do interêsse que a lei visa proteger, mas a um interêsse estranho à finalidade da lei, a um interêsse contrário ao que a lei julga digno de proteção, ou a um resultado maligno, como de apenas frustrar os terceiros da faculdade de se apropriarem para o seu fim normal, ou para o uso, da marca assim seqüestrada, sem benefício ou utilidade para o seu titular, da concorrência leal entre os produtores ou comerciantes. Seria um ato de concorrência desleal.

“E a administração pública não poderá relevar da decadência a marca que nela incidiu por falta de uso. A administração pública não é licito dispor de interêsse de terceiros”.[12]

 Caducidade da marca e prescrição

A caducidade da marca não se equipara à prescrição, que, interrompida, tem o seu prazo revigorado ou pode ser suspensa. Equivale sim à decadência, que não se suspende, nem se interrompe, “que é um meio de extinção de direito”, que opera a perda do direito objetivamente, “porque o direito é conferido para ser usado num determinado prazo”.[13]c

 “Conforme a conceitua MODICA, autor notável sôbre a matéria”, refere CARLOS MAXIMILIANO, “decadência é o fim da ação por não haver o interessado exercido o direito dentro do têrmo peremptório fixo, estabelecido por lei, sentença, convenção ou testamento”. “É a perda de uma faculdade, de um direito ou de uma ação, resultante da só expiração de um têrmo extintivo predeterminado”.[14]

 “A decadência extingue completamente o direito, distinguindo-se da prescrição, cujo efeito é a extinção da ação, ao passo que a decadência aniquila diretamente o direito.

“No caso de decadência, ao revés do que ocorre na prescrição, não se permitem atos interruptivos que ampliem o prazo para a propositura da ação”.[15]

 Basta atentar para a circunstância de que a caducidade da marca se verifica pelo não uso consecutivo durante dois anos, e o registro da marca atualmente protege-a durante 10 anos, em qualquer dos quais poder-se-á verificar a caducidade.

Demais, o que a lei exige é o desuso, isto é, a falta de uso, não o exercício de atos que não constituem uso efetivo. Entendem alguns, entretanto, que “a renovação do registro deve ser considerada novo registro, dela iniciando-se outro prazo de prescrição”.[16]

 Não parece acertado o entendimento, de vez que, conforme foi enunciado, a caducidade da marca não se confunde com a prescrição, equivalendo, sim, à decadência. Aquêle conceito, aliás, não é esposado pela melhor doutrina.[17]

 Nem se alegue que os dois anos a que alude a lei são acenas os dois anos anteriores à data de entrada do pedido de caducidade da marca. A alegação é inválida, de vez que não há na lei tal distinção e, conforme o cediço, mas sempre verdadeiro aforisma, “ubi lex non distinguit nec nos distinguire debemus”.

Em nenhum dos autores citados acima encontra, aliás, apoio essa improcedente interpretação, essa inadmissível distinção, contrária à jurisprudência, quando menos do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, que, em recente resolução, n° 7.851, supra citada, declarou a caducidade d marca requerida em 1946, pelo desuso verificado de 1939 a 1940. Em nenhum dos casos exemplificados por POUILLET enquadra-se a hipótese.[18]

 Alegar-se-á que, a prevalecer o critério aqui enunciado, ter-se-ia abalado todo o sistema de proteção da lei de marcas, de vez que, registrada determinada marca, usada por um ano ou mais, interrompido o seu uso por dois anos, pelo menos, e retomado êsse uso, dando-lhe então o seu titular ampla divulgação e notoriedade, veria êste o seu esfôrço repentinamente prejudicado por quem requeresse a caducidade da marca devido àqueles dois anos de desuso.

Preliminarmente, cumpre salientar que, se a interrupção do uso decorreu de motivo de fôrça maior, não se aplica o art. 152 do Cód. da Propriedade Industrial, por ressalva nêle próprio contida.

Mesmo que não ocorrente essa hipótese, o desenvolvimento e notoriedade que o titular da marca caducanda lhe teria dado, o uso, para isso necessário, devidamente comprovado, justificaria plenamente a impugnação que poderia interpor, nos têrmos do artigo 96 do Código, e que, assim, lhe possibilitariam arrebatar o registro que outrem pretendesse.

Poder-se-á assim aplicar plena e estritamente o art. 152, sem criar distinção que a lei não estabelece: os dois anos são quaisquer iniciais, médios ou finais do prazo de garantia.

Devido àquelas outras garantias que o Código oferece ao proprietário da marca, não há necessidade de apelar para a eqüidade, ou condenar o apêgo ao necessariamente duro e frio texto da lei.

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NOTAS

[1] “Marcas Industriais e Nome Comercial”, página 111; AFONSO CELSO, “Marcas Industriais e Nome Comercial”, pág. 96; BRAGA JÚNIOR “Regime das Marcas de Fábrica e Comércio”, pág. 72.

[2] Resolução nº 7.851, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, in “Rev. da Propriedade Industrial”, “Diário Oficial”, Seção III, de 3-8-1951, pág. 1.715.

[3] ROBERTO LIRA “Comentários ao Código Penal”, ed. “REVISTA FORENSE”, vol. III, págs. 27 e segs.

[4] JOSÉ DUARTE, “Tratado de Direito Penal”, vol. V, pág. 10.

[5] BENTO DE FARIA. “Código Penal Brasileiro”, vol. II, 1ª parte, págs. 355-356; GALDINO SIQUEIRA, “Tratado de Direito Penal”, vol. II, página 735.

[6] Ob. cit., pág. 93.

[7] Parecer, in “REVISTA FORENSE”, volume CXXIX, pág. 49.

[8] “Tratado de la Propiedad Industrial”, página 123.

[9] BENTO DE FARIA, “Marcas de Fábrica”, página 261; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, “Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, vol. V, página 335; THOMAS LEONARDOS, “A Marca de Indústria e Comércio”, págs. 182-183; THOMAS BRAUN, “Précis des Marques de Fabrique et de Commerce”, pág. 184; EDGAR SIMÕES CORREIA, parecer como relator, na resolução nº 7.851, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, acima citada.

[10] OSCAR SARAIVA, parecer, in “Diário Oficial” de 16-3-1945, pág. 4.505.

[11] Lei nº 1.236, de 24-9-1904, art. 11; dec. número 5.424, de 10-1-1905, art. 3º; dec. nº 16.264, de 19-12-1923, art. 116.

[12] FRANCISCO CAMPOS, loc. cit.

[13] CLÓVIS BEVILÁQUA, “Código Civil Comentado” vol. I, pág. 477; J. M. CARVALHO SANTOS, “Código Civil Interpretado”, vol. III, págs. 373 e segs.; FRANCISCO CAMPOS, loc. cit.

[14] “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, página 347.

[15] Acórdão do Supremo Tribunal Federal de 9 de maio de 1947, in “REVISTA FORENSE”, vol. CXV, pág. 460.

[16] JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, in “REVISTA FORENSE”, vol. CVIII, pág. 276.

[17] Cf. os autores e o despacho ministerial acima citados.

[18] “Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale”, págs. 119-120; MARCEL PLAISANT, “Traité de Droit Conventionnel International Concernant la Propriété Industrielle”, página 204; BENTO DE FARIA (Edmundo), “Direito Comercial”, vol. I, pág. 480; GAMA CERQUEIRA, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. I, página 373: A. J. SEBASTIANINI, “La Tutela delle Privative Industrialli e dei Marchi di Fabbrica e Commercio”, pág. 95.

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